[특허 이야기]특허 콘서트 <13>발명 공지 전에 임시적으로 특허출원을 진행하라

제품을 시연하거나 판매하기 전에 특허출원을 하는 것에는 어떤 어려움이 있는가? 공지행위 전에 특허출원을 하는 데 충분한 시간이 있다면 상관이 없다. 특허를 온전히 준비하여 출원한다면 아무런 문제도 발생하지 않을 것이다. 하지만 기술 개발에 따른 발명 행위와 제품 판매까지 걸리는 시간이 점차 짧아지고 있다. 또한 특허출원을 준비하는데 생각보다 많은 시간이 소요된다. 특허명세서를 작성하기 위하여 발명자와 특허전문가가 상담하고 작성하는데 최소한 몇 주의 시간이 필요하다. 특히 특허의 권리범위를 정해주는 청구항 작성은 많은 고민을 하게 만든다. 따라서 현실적으로 제품 시연이나 판매 전에, 특허출원 명세서를 작성하는 시간이 부족하다면 어떻게 해야 할지 그 방안이 필요하다. 스티브 잡스가 아이폰을 시연하기 전에 할 수 있었던 방법을 예로 들면 다음과 같다.

[특허 이야기]특허 콘서트 <13>발명 공지 전에 임시적으로 특허출원을 진행하라

먼저, 시연할 내용을 있는 그대로 임시출원(provisional application) 방법으로 미국 특허청에 제출할 수 있다. 임시출원은 말 그대로 임시로 출원일을 만들기 위한 출원 방식일 뿐이다. 임시출원에는 특별히 정해진 양식이나 언어가 없어 발명 내용을 가공 없이 특허청에 제출해 놓기만 하면 된다. 그리고 임시출원이 완료되면 필요한 공지행위를 한 후에 정식으로 출원명세서를 작성해야 한다. 임시출원을 선행함으로써 우선권을 선점하고, 그 다음에 정규출원을 1년 내에 제출하는 방식이다. 임시출원으로 미리 출원일을 확보했기 때문에 제품 시연 등이 특허성에 영향을 미치지 않는다. 임시출원에 대한 우선권을 주장하면 신규성 등의 특허성을 판단할 때 미국의 임시출원일을 기준으로 판단하게 된다. 어떤 공지행위보다 임시출원일이 앞서기 때문에 자신의 공지행위로 특허출원이 거절되지는 않는다.

다른 나라에 특허출원하는 경우도 마찬가지다. 미국에서 임시출원을 진행하고 1년 내에 정규출원을 하면서, 다른 나라에 우선권주장 출원을 제출하면 된다. 다른 나라에서 신규성을 판단할 때 임시출원일이 고려되기 때문에 공지예외주장제도를 생각할 필요가 없게 된다. 이러한 방법에 따라, 애플이 바운스 백 특허를 독일에 출원하였다면 독일에서 거절되거나 무효화되지 않았을 것이다. 물론, 임시출원을 기초로 국제출원을 진행하는 것도 한 방법이다. 국제출원도 해외출원의 한 방식이다. 애플의 유럽특허 EP 2059868도 국제출원이 된 후 독일에 등록된 경우다. 만일 국제출원이 제품의 시연 전에 미리 조치해 둔 임시출원을 우선권주장하여 출원되었다면 아무런 문제가 발생하지 않았을 것이다.

<특허 콘서트(특허법인 고려 김태수 변리사, 베이직북스) 中에서>

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