[특허 이야기]특허콘서트<8>발명 공지 후 특허출원에 대한 유예기간을 부여

특허 출원 전 발명 공지 행위에 대해, 발명자나 특허권자의 충격을 완화하면서도 다른 사람의 예측 가능성을 보호해줄 수 있는 절충안이 있는데, 이를 '공지예외주장제도'라 한다. 나라마다 상이하지만 제품의 시연 또는 논문 발표 등 공지한 날로부터 6개월 또는 1년 내에 특허출원을 하면 문제 삼지 않겠다는 것이다.

6개월 또는 1년의 기간을 유예기간(grace period)이라고 한다. 공지행위를 한 발명자나 회사도 유예기간 내에 특허를 출원하면 보호받을 수 있고, 다른 사람도 유예기간 때문에 예측 가능성을 확보하게 된다. 한국과 미국의 특허제도는 1년 동안 유예기간을 두고 있다. 일본, 중국 및 유럽은 6개월의 유예기간을 준다.

발명 공지 후, 유예기간 내에 특허출원을 하면, 특허를 심사할 때 발명 공지로 인하여 특허가 거절되지 않는다. 즉, 발명 공지행위는 발명의 특허성에 영향을 미치지 않는 것이다. 반대의 경우를 생각하면 쉽게 이해가 될 것이다. 이러한 제도가 없다면 특허출원 전에 발명이 공지되었기 때문에 더 이상 발명이 새롭지 않게 된 후 특허출원이 이루어진 꼴이 된다.

[특허 이야기]특허콘서트<8>발명 공지 후 특허출원에 대한 유예기간을 부여

새롭지 않은 발명은 특허를 받을 수 없다. 특허출원된 발명이 새로운지 여부를 판단하는 것을 신규성(novelty) 요건이라고 부른다. 따라서 공지예외주장제도는 신규성 상실의 예외라고 말할 수 있다.

한국 특허출원의 유예기간은 1년이지만, 일본, 대만 출원의 유예기간은 6개월이므로 골치 아픈 문제가 발생하곤 한다. 예를 들어 발명 공지행위 후 6개월이 도래할 때쯤 한국 특허출원을 준비하고 있다고 하자. 한국 특허출원을 완료하지도 못한 상태에서 급하게 일본 특허출원까지 진행해야 한다. 공지한 날로부터 6개월 내에 일본 특허출원을 제출해야 하기 때문이다.

결국 한국 특허출원이 공지한 날로부터 1년 내에 진행해도 된다는 생각에 여유롭게 절차를 진행하다가, 다른 해외 국가에 특허를 출원할 수 있는 기회조차 갖지 못하게 된다. 이렇듯 발명의 공지행위는 특허 절차를 매우 복잡하게 만든다.

공지예외주장제도를 이용하기 위하여, 대부분의 국가에서는 '특허를 출원할 때' 이러한 공지행위가 있었다는 것을 표시하여 특허청에 제출해야 한다. 이는 출원인에게 부담이 되는 절차이다. 만일 발명자나 출원인이 공지행위가 문제된다는 것을 인식하지 못한다면, 특허를 출원할 때 공지예외주장을 표시하지 못하여 구제받기 어렵게 된다.

특허출원을 할 때는 자신이 발명 공지행위를 했는지 반드시 체크해야 한다. 발명 공지행위를 했다면 증빙서류도 특허청에 제출해야 한다. 일본, 중국, 유럽 등 대부분 국가에서 이런 절차를 운영하고 있다. 다만 미국의 특허제도는 출원인을 보호하기 위하여 이런 부담을 주지 않는다.

우리나라는 미국처럼 특허출원시에 출원인에게 부담을 주지 않도록, 공지예외주장제도를 보완하였다. 즉, 공지예외주장이 '출원시'에만 가능했던 특허법 규정을 완화한 것이다. 특허출원을 할 때뿐만 아니라 특허등록 전까지는 언제든지 공지예외주장을 할수 있게 되었다.

완화된 특허법 규정도 1년의 유예기간 내에 특허출원된 경우에 한하여 적용되므로, 다른 사람의 예측 가능성을 해치지 않는다. 그러나 한국의 특허제도가 출원인의 부담을 완화하였더라도, 다른 국가의 특허제도는 변함이 없다는 것에 유의하자. 다른 국가에 출원할 때는 공지예외주장을 표시하고 증빙서류도 제출해야 한다.

공지예외주장제도는 '예외'적으로 인정되는 제도이다. 특허출원 전 공지에 대해 '예외'로 인정받을 수 있더라도 특허출원 전 공지해서는 안 되는 더 많은 이유가 존재한다. 따라서 '예외'로 인정된 제도를 '원칙'으로 생각하면 안 되며, 특허출원 전 발명을 공지하지 않도록 유의해야 한다.

<특허 콘서트(김태수 변리사 tskim@koryoip.com, 베이직북스) 中에서>

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