[오성환의 특허 이야기]<6>특허쟁송에서 초기 대응 방법

특허권자가 특허소송을 제기하는 경우는 기술 및 비즈니스협상이 결렬돼 소송으로 진행되는 경우도 있다. 그러나, 협상과정 없이 바로 소송을 제기하는 경우도 있다.

처음부터 소송을 제기하는 경우 협상을 촉진하기 위한 목적으로 행해진다. 특허권자가 판결까지 가기를 원하지 않는 경우가 많다. 특허권자로서도 특허가 무효되거나 흠집이 많이 나게 되면 특허권을 활용해 관련 산업계에서 비즈니스를 보호하려는 근본 목표가 무산될 수 있기 때문이다.

[오성환의 특허 이야기]<6>특허쟁송에서 초기 대응 방법

이러한 측면에서 침해피의자(피고)는 초기 대응이 매우 중요하다. 피고는 특허권자가 제기한 특허소송에 초기에 강력하게 대응해 특허권자에게 특허소송 리스크를 크게 느끼도록 만들어야 조기에 화해를 통한 분쟁해결을 이끌어 낸다.

소송전에 협상을 진행해 온 경우 많은 무효자료 등이 준비돼 있을 수 있으나 다시 한번 선행기술 조사에 집중해 증거를 보강해야 한다. 핵심적 사항을 쟁점화하고 논리를 강화해야 한다.

기술 및 비즈니스 협상과정 없이 소송이 제기된 경우 원고는 어느 정도 준비된 상태에서 소송을 제기한다. 반면, 피고는 전혀 준비가 안 돼 있어 사실확인 및 선행기술 조사 등 초기 준비에 집중해야 한다. 소송을 지연할 수 있으면 최대한 지연하는 것도 좋은 방법이다.

초기 대응과 관련하여 중요한 몇 가지 사항을 정리하면 아래와 같다.

첫째 특허소송에 경험 있는 유능한 변호사를 조기에 선임해야 한다.

특허소송은 일반 민사소송과는 진행과정 및 성격이 완전히 다르다. 특허소송에 많은 경험이 있고 전문성 있는 변호사를 선임하는 것이 중요하다. 특허소송에 전문인 변호사는 소송에서 쟁점화시킬 사항과 논리를 잘 발굴할 수 있고 불필요한 시행착오를 할 가능성이 적다.

일반 민사소송만을 수행했던 변호사가 특허소송을 수행하는 것은 쉽지 않다. 이유로 특허소송은 법적인 지식만큼 공학기술에 대한 지식과 특허명세서를 분석하는 지식이 필수적으로 요구된다. 이런 지식들은 단시간에 습득을 할 수 있는 것이 아니다.

예를 들어 전자 제품 관련 특허가 특허 소송에서 쟁점이라면 전자 전공에 대한 기본적 지식을 최소한도로 가지고 있어야 쟁점이 된 특허를 제대로 이해해서 공방을 펼친다. 공학 기술 기본 지식도 가지고 있지 않은 상태에서 발명가에 의존해 소송을 진행하는 것은 한계가 있다.

특허 명세서를 제대로 분석해 파악할 줄 알아야 한다. 특허명세서를 제대로 분석하기 위해 많은 경험과 전문적 지식이 필요하다. 특허소송 등에 수년간 경험있는 전문가만이 특허명세서를 제대로 판단한다. 아무리 법적 지식이 높다 하더라도 이런 지식들이 갖추지 않고 있다면 특허쟁송에서 승소를 기대하기는 어렵다.

특허전문 변호사는 사건의 신속한 파악, 불필요한 절차 생략, 쟁점화 능력 등을 고려할 때 실제 비용을 절감하면서 승소 가능성을 높이는 효과가 있다.

둘째 사내 소송전담자를 지정해 변호사와 긴밀한 협력 체제를 갖춰야 한다. 아무리 유능한 특허전문 변호사라도 사건의 사실관계 및 그동안 협상과정 등 제반 사정에 대해서 정확히 전달받지 못하면 사건의 쟁점을 정확히 파악할 수가 없다.

공학 기술의 수준이 높은 특허전문 변호사도 사건 특허와 관련된 기술, 시장 상황은 당사자인 특허권자보다 더 잘 알 수는 없다. 사내 소송전담자가 이러한 내용을 일목요연하게 정리하고 추가적 증거자료를 계속 발굴해 변호사에게 제공해 변호사가 쟁점화 시킬 사항을 확실하게 파악해 승소 가능성을 높이도록 해야 한다.

특허소송은 변호사 혼자만 수행할 수는 없고 절대적으로 특허권자의 도움과 협조가 있어야만 승소할 수 있으므로, 변호사와 특허권자 간에 협력이 중요하다.

셋째. 초기에 신속한 대응을 하고, 협상의 문을 다시 열 필요가 있다

초기에 신속하고 강력한 대응을 하여 소송에 대한 자신감을 보여준 후에는 다시 협상을 제기할 필요가 있다. 앞서 설명한 상대방 원고의 리스크를 중점 부각하고 소송도 치밀하게 진행하면서 협상의 문은 계속 열어두는 것이 좋다.

오성환 법무법인바른 변호사 sunghwan.oh@barunlaw.com

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